안녕하세요, 법무법인 제하 저작권, 지식재산권, 기업법무, 스타트업 컨설팅 전문 전세준 변호사입니다.
이번 칼럼에서는 스타트업이 알아야 하는 특허관련 내용 중
여러분의 경쟁사나 다른 제3자가 자사의 특허를 침해한 것으로 보이는 경우의 대응 방법에 대하여 살펴보겠습니다.
지피지기면 백전불태라는 말처럼, 여러분의 백전백승을 위해서 특허 침해 대응 전략, 백 번을 싸워도 위태롭지 않을 그런 전략은 어떻게 준비해야 할까요?
- 무엇보다도 처음은 ‘증거 수집’!
경쟁사나 다른 제3자가 여러분의 특허를 침해하는, 또는 침해가 의심되는 상황에서 가장 먼저 해야 할 일은 증거 확보입니다.
물론, 특허를 침해한 측과 원만하게 협의로 사건이 마무리 될 수도 있지만,
이 모든 것들은 훗날 소송이 되더라도 ‘누가 더 많은 증거를 갖췄는가’가 승패를 좌우하기 때문입니다.
그리고 소송을 하지 않고 상대방과 협의를 하는 경우에도 증거가 확실한 쪽이 더 큰 협상력을 갖게 되므로 소송과 상관없이 ‘증거의 수집’은 매우 중요합니다.
이런 증명을 위해서 어떤 증거를 모아야 하는 지 문의하시는 경우가 있습니다.
침해 제품 실물, 기술자료, 브로셔, 특허 실시 상황, 판매량, 유통망 자료 등 관련된 모든 것을 수집하는 게 좋습니다.
조금 더 쉽게 말씀 드리면, “이렇게까지 증거를 모아야 하나?”라는 생각이 들 정도로 모으시면 더욱 좋습니다.
상대방이 어떠한 증거를 모았어도 이렇게까지는 모으지 못했을거야 라는 마음이어야 합니다.
- 준비를 마치고 내용증명을 발송합니다
위와 같이 증거를 수집한 이후에는 특허를 침해한 것이 맞는지에 대한 분석을 해야합니다.
증거의 수집(최초 침해발견시부터 지속적인 증거 수집이 필요한 경우도 있음)과 침해 여부에 대한 분석을 완료한 이후에는 어떻게 해야 할까요?
그냥 기다리는 것은 절대 좋은 방법이 아닙니다.
바로 상대방에게 내용증명 우편을 보내어 “특허를 침해한 측에 해당 침해행위(제조나 판매 등)를 중단할 것을 요청하고,
침해행위로 인한 손해배상을 요청”해야 합니다.
왜 내용증명 우편으로 위와 같은 요청을 해야 할까요? 라고 문의하시는 경우가 있습니다.
그 이유는 이제 상대방과 소송이 진행되는 경우를 대비하는 것인데,
여러분이 권리자로서 침해자에게 해당 내용증명에 기재된 내용의 의사표시를 하였고
침해자에게 위와 같은 의사표시가 도달하였다는 점에 대하여 확실하게 증명할 수 있는 방법이기 때문입니다.
- But, 여러분의 특허가 ‘출원 중’일 때 주의할 점이 있습니다
현재 대한민국 특허법 제65조 제1항과 제2항은 다음과 같습니다.
| 대한민국 특허법 제65조 (출원공개의 효과)
① 항 특허출원인은 출원공개가 있은 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. ② 항 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. |
여러분께서 위와 같은 내용증명을 보내려고 할 당시 해당 기술에 대한 특허가 등록된 것이 아니라 출원 중인 경우에는
특허법 제65조 제2항의 보상금청구권에 관한 규정이 적용이 됩니다.
이러한 경우 내용증명 발송 전에 해당 출원이 공개되어 있어야 하고,
보상금청구도 추후 ‘등록’이 된 이후에 출원 중 침해행위에 대하여 가능한 것이므로
만약 출원이 공개되어 있지 않다면 조기공개신청을 하여 해당 출원 공개 후 내용증명을 보내야 합니다.
- 내용증명을 제조사와 유통업체 모두에게 보내야 합니다.
해당 제품을 제조하는 회사뿐만 아니라 유통업체(백화점, 대형마트 등)에 함께 발송하여 유통업체가 해당 제품의 판매를 중단하도록 해야 하는데,
그 이유는 유통업체의 판매 중단을 통하여 경쟁사 또는 특허를 침해한 제3자가
제품을 시장에 유통시키지 못하게 함으로써 특허권자의 시장점유율을 유지 또는 증대시킬 수 있기 때문입니다.
- 권리의 남용은 엄격히 금지됩니다.
만약 특허권도 없으면서 위와 같은 내용증명을 보내어 상대방의 영업을 방해하는 경우
명예훼손, 업무방해 등 형사책임을 지게 되므로 위와 같은 방법을 남용하거나 악용하는 것은 절대 선택해서는 안됩니다.
이번 칼럼은 여기까지 말씀 드리고, 저는 다음 칼럼에서도 특허전략에 대한 내용을 이어가겠습니다.
특허 절차가 어렵고 복잡해 이 길이 맞나 싶으시다면,
지금 그 길을 함께 설계할 전문가가 필요합니다.
특허 출원과 등록, 그리고 권리 유지 전략은 단순한 서류 작업이 아니라 향후 수익모델과 투자 안정성, 시장 방어력을 좌우하는 기업의 핵심 자산입니다.
그러나 특허법은 판례와 심사기준이 수시로 바뀌고,
기술 분야마다 요구되는 조건도 달라 혼자 모든 절차를 완벽히 준비하기는 사실상 불가능합니다.
이 과정을 잘못 이해하고 진행하면, 권리가 무효화되거나 권리 범위가 지나치게 좁아져 사업 확장에 치명적 제약이 생깁니다.
심지어 특허를 준비하여 완벽하게 출원하고 등록해도 제대로 방어하지 못하는 상황을 맞을 수 있습니다.
따라서 이제 특허 전략은 등록 이후의 불확실성까지 아우르는 종합 대비 맞춤 전략이어야 합니다.
당연히 특허무효 가능성을 최소화하고, 권리 범위를 넓히는 동시에 분쟁을 예방하는 설계가 필요합니다.
법무법인 제하는 사내변호사를 직접 두는 비용의 1/7로, 스타트업을 과거부터 현재까지의 경험으로 통찰하는 전세준 변호사가 사업 리스크 전반을 관리합니다.
여러분의 시선은 시장 확장과 그에 따른 성공에 두십시오.
특허 전략이라는 복잡한 지도는 제가 대신 펼쳐 드립니다.
알려 드릴 수 있는 것이 많아서 행복한 사람, 전세준 변호사를 찾아와 주십시오.
스타트업 앞에 놓은 복잡한 얼음장벽, 이미 그 넘어갈 길을 준비해 놓았습니다.
“그 얼음을 시원하게 깨는 쇄빙선. 전세준 변호사가 그 전략입니다.”
