안녕하세요, 법무법인 제하 저작권, 지식재산권, 기업법무, 스타트업 컨설팅 전문가 전세준 변호사입니다.
오늘의 주제는 이전 칼럼에 이어서 상표권의 등록과 출원, 내 권리로 만드는 절차와 방법에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다.
이러한 권리의 핵심은, 누구보다 먼저 등록하는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다.
상표의 검색 – 누가 먼저 가지고 가지는 않았는지?
우선 무엇보다도, 상표는 먼저 등록한 사람이 그 권리를 가져간다고 이해하셔야 합니다.
즉, 누가 먼저 사용했는지가 아니라 누가 먼저 상표로 출원했는지가 기준이 됩니다.
그러한 정보는 모두 특허정보넷 키프리스(KIPRIS, www.kipris.or.kr)라고 하는, 특허청이 운영하는 공식 지식재산권 검색 서비스에서 누구나 무료로 쉽게 검색할 수 있습니다.
이 서비스 사이트에 접속해서 ‘상표’를 선택한 다음 내가 원하는, 또는 등록하고자 하는 상표를 검색합니다.
검색할 시에는 반드시 다음의 3가지 유사성을 고려해야 합니다.
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칭호(발음)의 유사성: 발음이 비슷한 상표가 있는지 확인합니다. (예: ‘버거킹’ vs ‘버거퀸’)
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외관(디자인)의 유사성: 로고나 디자인이 시각적으로 비슷한지 확인합니다.
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관념(의미)의 유사성: 단어가 담고 있는 의미가 유사한지 확인합니다. (예: ‘태양’ vs ‘SUN’)
또한, 검색결과 목록에서 ‘상태’항목을 확인해서 각 상표가 ‘출원(심사 대기)’, ‘등록(권리 발생)’, ‘거절(등록 실패)’, ‘소멸(권리 만료)’ 중 어떤 상태인지 파악하는 것도 상표를 출원하기 전 준비단계에서 반드시 점검해야 합니다.
예시로, 저희 사무실의 이름으로 상표를 검색한 결과의 일부를 보여 드립니다.
이러한 방식으로 여러분이 원하는(또는 마음속에 두고 있는) 상표가 등록되어 있는지를 쉽게 확인하실 수 있습니다.
상표의 분류 – 어떠한 분야에 속하는지
상표권의 효력은 무한정 모든 분야에 미치는 것이 아니라, 출원 시 지정한 특정 상품 및 서비스업 분류에 한정됩니다.
이 분류 기준을 ‘니스(NICE) 국제상품분류’라고 합니다. 이 시스템은 상품류 1~34류와 서비스업류 35~45류로 구성되어 있습니다.
쉽게 예를 들자면 “치약”을 판매하고 싶은 사람이 상표를 출원하고자 한다 하더라도,
“치약”을 “제조해서” “판매하는”경우와 / “치약”을 “수입해서” “판매하는”경우는 명백한 지정상품과 류의 차이가 존재합니다.
따라서 스타트업을 운영하고자 하는 경우 핵심사업의 영역을 최우선으로 하고 미래에 확장할 사업의 계획을 고려하여 상표출원을 고민해야 합니다.
또한, 여기서 나아가 반드시 선점해야 하는 분야가 있습니다. 바로 도메인입니다.
해당 이름으로 된 핵심 도메인(.com,.co.kr 등)과 주요 소셜미디어 계정(인스타그램, 페이스북, 유튜브 등)을 확보해야 합니다.
이는 온라인 상에서 브랜드의 일관성을 유지하고, 도메인을 선점하여 비싸게 되팔려는 ‘사이버스쿼팅(Cybersquatting)’을 방지하는 데 필수적입니다.
예를 들어, 한 스타트업이 ‘제우스 AI’라는 이름으로 상표를 검색했는데 검색 결과, 이미 소프트웨어(제9류)와 기술 컨설팅(제42류) 분야에 ‘제우스’를 포함한 수많은 상표가 등록되어 있는 것을 발견했다고 가정해 보겠습니다.
이렇게 된다 법률적으로 상표등록이 어려울 수 있다는 신호일 뿐만 아니라, 더 중요하게는 해당 시장에서 ‘제우스’라는 이름이 이미 포화 상태이며 차별성을 확보하기 어렵다는 강력한 ‘브랜딩’의 문제가 될 수도 있습니다.
이 정보를 바탕으로 해당 스타트업은 실제로 예산을 투자하기 전에 전략적 결정을 내릴 수도 있는데,
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다시 보다 독창적이고 방어하기 쉬운 새로운 이름을 찾거나,
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아니면 기존 이름에 독특한 로고를 결합하여 식별력을 높이는 방안을 모색하거나,
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‘제우스’라는 이름이 흔하지 않은 새로운 틈새시장을 공략하는 방향으로 사업 모델을 수정하는 것을 고민할 수도 있습니다.
상표를 출원하기 위해서 거쳐야 할 절차
상표를 출원하기 위한 절차는 특허청의 정보를 확인하면 쉽게 파악할 수 있는데, 절차를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.
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단계 |
주요 내용 |
비고 (소요 기간 및 추가 정보) |
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1. 출원 |
출원서와 관련 서류를 특허청에 제출. 온라인(‘특허로’) 제출 시 즉시 출원번호가 부여되며, 이 날짜가 권리 우선권의 기준이 됨 |
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2. 방식심사 |
제출된 서류가 수수료 납부, 서식 준수 등 형식적 요건을 갖추었는지 검토 |
통상 수일 ~ 2주 소요 |
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3. 실체심사 |
심사관이 상표의 등록 요건(식별력, 선행 상표와의 유사성 등)을 실질적으로 심사하는 핵심 단계 |
가장 많은 시간이 소요되는 단계. 일반심사 시 평균 12~18개월 대기 |
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4. 의견제출통지서 대응 |
심사 중 거절 이유가 발견되면, 특허청은 바로 거절하지 않고 출원인에게 소명 기회를 제공 |
통지서 발송일로부터 2개월 내에 의견서나 보정서를 제출하여 거절 이유를 반박할 수 있음 |
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5. 출원공고 |
실체심사를 통과하면, 상표를 공보에 게재하여 2개월간 일반에 공개. 이 기간 동안 누구나 이의를 제기(이의신청)할 수 있음 |
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6. 등록결정 |
출원공고 기간 동안 이의신청이 없거나, 이의신청이 해결되면 특허청에서 최종 등록을 결정. |
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7. 등록 |
등록결정서를 받은 날로부터 2개월 내에 등록료를 납부하면 상표권이 공식적으로 발생 |
등록 시점부터 10년간 권리가 보호되며, 10년 단위로 갱신 가능. |
여기에 추가로 스타트업에 매우 중요한 제도로 ‘우선심사’제도가 있습니다.
즉, 상표출원인이 상표를 실제로 사용 중이거나 제3자의 무단 사용이 우려되는 경우 등 특정 요건을 충족하면 신청할 수 있습니다.
심사기간은 일반 대기 기간 없이 2~6개월 내 심사 개시, 등록까지는 6~9개월 내 가능(의견제출·이의신청 없을 시)하므로 전체 등록기간을 획기적으로 단축할 수도 있습니다.
언제 상표를 출원해야 하나?
우선 이 부분은 위에서 말씀드린 바와 같이, 상표는 먼저 출원한 사람이 권리를 가지게 된다는 점을 기억해야 합니다.
따라서, 사업 아이템이나 분야가 구체화되고 브랜드 또는 상호가 정해진 경우라면 반드시 위 키프리스의 검색을 통해 선행상표에 대한 조사를 할 필요가 있습니다.
보통의 경우에는 웹사이트나 모바일 어플리케이션을 론칭하기 전, 마케팅이나 언론홍보를 시작하기 전 등 사업을 본격적으로 공개하기전에 출원을 마치는 것이 안전하다고 보고 있습니다.
상표의 가치가 사업의 가치로
상표권은 수익을 창출하고 기업의 가치를 증대시킬 수 있다는 권리임을 지난 칼럼에서도 말씀 드렸습니다.
여기에 이 상표를 사업의 성장동력으로 활용하는 방안은 다음과 같이 들 수 있습니다.
1.재무제표에 기재되는 상표권 : 무형자산
등록된 상표권은 회계상 ‘무형자산(Intangible Asset)’으로 공식 인정됩니다.
이는 기업의 재무상태표에 자산으로 등재되어 회사의 장부상 가치를 직접적으로 상승시키는 효과를 가져올 수 있습니다.
2. 투자 유치 및 M&A에서의 기업가치 상승
상표의 경제적 가치는 전문적인 평가를 통해 금액으로 환산할 수 있습니다.
이 가치를 판단하기 위해서 가장 보편적으로 사용되는 ‘수익접근법’의 ‘로열티 면제법’이라는 방식은,
만약 우리 회사가 이 브랜드를 소유하지 않았을 경우, 타인에게서 빌려 쓰기 위해 지불해야 했을 로열티 비용(가상비용)을 추정하여 현재 가치로 환산하는 방식입니다.
3. 라이선싱
등록된 상표권은 다른 회사에 사용을 허가하고 로열티 수익을 얻는 ‘라이선싱(Licensing)’ 사업의 근간이 될 수도 있습니다.
예를 들어, Coca-Cola는 개별 브랜드가 Coca-Cola를 대신하여 탄산음료를 제조할 수 있도록 상표 라이선스를 허가하고 있습니다.
너무 거대한 예시가 될 수도 있지만, 위 브랜드는 이 라이선싱 만으로 소매 부문에서 10억 달러 이상의 매출을 창출한다고 알려져 있습니다.
4. 재무적 혜택
무형자산으로 등재된 상표권의 가치는 법에서 정한 기간(통상 5년)에 걸쳐 ‘감가상각(Amortization)’을 통해 비용으로 처리할 수 있습니다.
예를 들어, 1억 원의 가치로 평가된 상표권은 매년 2,000만 원씩 5년간 비용으로 판단될 수 있는데,
이러한 감가상각비는 회사의 과세대상소득을 줄여주어, 결과적으로 법인세를 절감하는 효과를 가져옵니다.
상표브로커와의 분쟁을 방지하기 위해서
https://www.news1.kr/industry/distribution/5398222
[출처. 뉴스1. 2024.05.06.]
위 기사와 같이 상표 브로커들은 창업 관련된 기사나 SNS를 수시로 모니터링을 해서 출시 직전의 브랜드를 상표로 출원등록해 두고 상표를 사용하지 못하게 한다거나 이미지를 나쁘게 만드는 행위는 물론, 추후에 높은 합의금이나 사용료를 요구하는 방식으로 많은 이들을 곤란에 빠뜨리고 있습니다.
이러한 일을 미연에 방지하기 위해서라도 상표출원에 대한 전문적인 검토, 사업적인 고민을 충분히 해야만 한다는 사실을 유념하셔야 합니다.
정리하면 상표권은 회사의 브랜드를 지키는 방어막이면서 브랜드를 알리는 간판이라고 할 수 있기에 반드시 보호받아야 하는 권리라는 점을 생각해 보고, 지금 당장 생각의 고민이 있다면 전문가에게 그 고민을 넘기시는 것을 강력하게 권해 드립니다.
저는 다음 칼럼에서도 여러분들에게 도움이 되는 법률 이야기를 이어가겠습니다.
브랜드를 지키는 일, 브랜드를 만드는 일.
상표로 등록할 수 있는 여러분의 권리를 지키셔야 합니다.
그리고 그 과정은 이미 준비된 전문가에게 맡겨 주시고 지켜보시면 됩니다.
이제 AI를 비롯하여 글로벌 사회의 발전은 눈으로 도저히 쫒아갈 수 없을 정도입니다.
이 속도에 따라오는 법 제도와 절차를 모르는 사람이 사업준비 및 운영에 대한 절차를 완벽히 준비하기는 사실상 불가능합니다.
반대로 이러한 시대일수록, 명확하게 법과 제도에 따른 준비를 분석적으로, 실재적으로 파악해 놓아야 합니다.
그런데, 그것을 혼자 준비하실 필요가 없습니다.
브랜드를 지키는 일, 브랜드를 만들어내는 것은 시작에 불과할 수도 있습니다.
그 일을 모두 혼자서 스스로 알아서 하시는 것은 불가능 합니다.
그 일은. 전세준 변호사가 그동안의 경험과 노하우를 모두 담아낸
“이미 준비된 로드맵 “를 따라가시기만 하면 됩니다.
법무법인 제하는 사내변호사를 직접 두는 비용의 1/7로,
저작권과 지식재산권, 스타트업 컨설팅, 기업자문분야에 15년이 넘게 경험과 전문성을 쌓아온 전세준 변호사가 함께합니다.
자신 있습니다. 해결해 드리지 못할 자신이 없습니다.
여러분의 고민은 이제 끝났습니다. 오로지 사업의 성공에만 몰두하시면 됩니다.
“고민과 걱정, 전세준 변호사를 만나 없애버릴 시간입니다.”
전세준 변호사 | 법무법인 제하
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